El tema marcario en nuestro país está en un auge nunca antes visto en la historia empresarial colombiana. Se pasó de 13.268 solicitudes de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en 2009 a 43.006 en 2016, estando Colombia en entre los cinco países de la región que más registran marcas. Esto se debe a que cada vez se le reconoce más la importancia que representa una marca para cualquier empresa que busque un posicionamiento en el mercado, no solo por el derecho de exclusividad que le otorga el registro sino por la prohibición de uso de terceros sin su consentimiento. Por esto, es importante tener claridad en la marca a la que se le quiere solicitar el registro y cuáles son las prohibiciones más comunes que trae la ley a la hora de registrar una marca.

Normalmente en los textos normativos sobre marcas hay un acápite de supuestos prohibitorios para que una marca acceda al registro. En nuestro caso debemos remitirnos a los artículos 135 y 136 de la Decisión Nº 486 de la Comunidad Andina. Se debe tener en cuenta que los impedimentos u obstáculos registrales se examinan desde una perspectiva doble, por un lado, atendiendo a la configuración propia del signo, y por otro, atendiendo a los derechos de terceros, es decir, comparando el signo, que se busca registrar, con otros que puedan ser iguales o semejantes y por tanto produzcan confusión o asociación para distinguirlos.

Para las empresas que buscan la protección de un signo, hay causales que se presentan de forma más común y son las que tocaremos más detenidamente. El articulo 135 literal a) tiene por primer obstáculo registral aquellos signos que no cumplan con los elementos esenciales, establecidos en el artículo 134, es decir, un signo no podrá ser marca en los casos en que aquel no sea representable gráficamente o carezca de distintividad. En relación a la representación gráfica se debe tener en cuenta el tipo de marca que se busca registrar, es decir, si es nominativa, figurativa, sonora, táctil, entre otros tipos. Por otro lado, al habla de distintividad el legislador busca que la marca tenga la capacidad para diferenciar alguna clase de producto o servicio y castiga la falta de dicha aptitud. Tratadistas como Jorge Otamendi han hablado de la falta de distintividad como aquel signo que no tiene el poder de llevar a un consumidor a identificar un determinado producto o servicio.

Otra causal de irregistrabilidad que se presenta comúnmente es la contenida en el literal f) del articulo 135 la cual prohíbe registrar signos que sean exclusivamente el nombre genérico o técnico del producto o servicio que se trate, es decir, cuando el signo que se quiere registrar no define el producto como tal, sino que remite a la categoría, género o especie al cual pertenece el producto.  Un ejemplo claro de este obstáculo registral es la marca Apple. Esta marca presentaría inconvenientes si buscara vender la fruta manzana, por cuanto su nombre remite al género y no al producto, pero como identifica productos electrónicos e informáticos no tendría este problema registral. Igualmente se debe tener en cuenta que los diminutivos o el nombre con el que se conoce comúnmente un producto en el mercado no se pueden registrar por cuanto remite al consumidor al género y no al producto como elemento singular.

Otro punto que se debe tener en cuenta en el tema de la genericidad es el de los signos gráficos o figurativos. Un signo grafico no podrá ser genérico por cuanto es una figura que no tiene significado como tal, mientras que un signo figurativo si podría ser genérico ya que podría representar una idea en el consumidor. Por ejemplo, una fresa como símbolo figurativo es genérico para la venta de fresas.

La tercera causal comun en el registro marcario es la contenida en el literal g) del articulo 135. En este literal la norma consagra la irregistrabilidad de signos que consistan exclusivamente, o se hubieran convertido, en una designación común o usual del producto o servicio del que se trate en la lengua corriente del país. En este literal la norma al hablar de “designaciones” se refiere exclusivamente a expresiones o palabras, no a signos figurativos o gráficos.

Para ilustrar esta prohibición podemos utilizar el término “POLA”, que es usada comúnmente para identificar la cerveza, por lo que no se podría registrar una marca de cervezas con esa expresión. Entonces lo que observa esta causal es el lenguaje corriente o popular del país.

Otros problemas que dificultan el registro son la confusión y la asociación. La normatividad marcaria prohíbe que el signo que se está buscando registrar sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para su registro o registrada, a un nombre comercial protegido o a un lema comercial solicitado o registrado. El Tribunal Andino de Justicia ha definido la confusión como una impresión que tiene el consumidor medio de las marcas en conjunto, por lo que exige un cotejo general de las marcas. Postura sostenida en procesos como el 56-IP-2013:

“La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas…exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio valido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.”

Entonces lo que se mira en la confusión es que el consumidor medio no tome un producto por otro al ver la marca y se encuentre en un error dentro del mercado. Se busca que cada marca represente de forma única y clara un producto o servicio y no choque en el comercio diario con otros signos en circulación, más si estos ya están protegidos y tienen el derecho de exclusiva.

Además, se ve otro tipo de confusión que se conoce como confusión indirecta donde el consumidor medio no confunde dos marcas, sino que cree erróneamente que una marca es una nueva versión o una nueva línea de productos del mismo empresario del cual proviene la marca que este recuerda. Entonces no hay una confusión de marcas sino una confusión del origen empresarial.

El segundo problema que busca impedir las causales relativas de irregistrabilidad es la asociación. En este caso no se mira una errónea creencia de un mismo producto u origen empresarial, sino la errónea relación que puede formar en su cabeza un consumidor al ver dos productos que si bien los considera diferentes cree que sus empresarios tienen algún tipo de relación jurídica o económica que no existe en realidad.

Todo esto es una visión general de lo que se debe tener en cuenta al momento de crear un signo distintivo que busque representar, más que un producto o servicio, una idea. Se debe crear un signo único tanto en su interior que le permita ser registrado como en su exterior que frente a terceros tenga una diferenciación evidente y se observe como un signo único.

Autor: Sebastian Montaño – Abogado Universidad Pontificia Bolivariana – sebastian@decconsultores.com